1. Li-xăng sở hữu công nghiệp là gì?
“Li-xăng” (hay chuyển giao li-xăng) sở hữu công nghiệp là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp (Bên giao li-xăng) cho phép tổ chức, cá nhân khác (Bên nhận li-xăng) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
“Đối tượng sở hữu công nghiệp” có thể là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp v.v…
Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là Chủ sở hữu công nghiệp (tức là chủ Văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó); hoặc là Bên nhận li-xăng độc quyền (từ là người được Chủ sở hữu công nghiệp chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).
“Văn bằng bảo hộ” có thể là Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
2. Vì sao phải chuyển giao li-xăng?
Chủ sở hữu công nghiệp có độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn bảo hộ (thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ) trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời hạn bảo hộ phải được Chủ sở hữu công nghiệp cho phép (cấp li-xăng), thông thường dưới hình thức ký kết Hợp đồng li-xăng.
Chuyển giao li-xăng là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó Chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản lợi nhuận (phí chuyển giao li-xăng) mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hình thức này đặc biệt thích hợp đối với những chủ sở hữu công nghiệp không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh. Chuyển giao li-xăng còn góp phần phổ biến công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư nghiên cứu – triển khai, hạn chế độc quyền và thúc đẩy việc tạo ra công nghệ mới. Vì vậy, có thể nói rằng, chuyển giao li-xăng đem lại lợi ích cho cả Chủ sở hữu công nghiệp, người được chuyển giao li-xăng và toàn xã hội nói chung.
3. Ai có quyền chuyển giao li-xăng?
Người nắm độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có chuyển giao li-xăng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó.
Người được chuyển giao chỉ được phép chuyển giao quyền thuộc về mình, nếu quyền sử dụng công nghiệp thuộc sở hữu chung, phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung, hoặc phải giải trình lý do không đồng ý.
4.Có những loại li-xăng nào?
Li-xăng có thể được phân chia theo các tiêu chí khác nhau:
Về phạm vi quyền của Bên nhận li-xăng, có hai loại li-xăng sau đây:
P Li-xăng độc quyền: là dạng li-xăng mà theo đó Bên giao chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho Bên nhận và Bên giao không còn quyền sử dụng cũng như không được chuyển giao quyền sử dụng cho Bên thứ ba. (Chỉ duy nhất Bên nhận có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng li-xăng).
P Li-xăng không độc quyền: là dạng li-xăng mà theo đó Bên giao chuyển giao quyền sử dụng Đối tượng sở hữu công nghiệp cho Bên nhận và Chủ sở hữu công nghiệp vẫn có quyền sử dụng và có thể vẫn được hoặc không còn được chuyển giao quyền sử dụng cho Bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
Về Bên giao li-xăng, có hai dạng li-xăng khác nhau:
P Li-xăng cơ bản: là dạng li-xăng, trong đó Bên giao chính là Chủ sở hữu công nghiệp;
P Li-xăng thứ cấp: là dạng li-xăng mà Bên giao, không phải là Chủ sở hữu công nghiệp mà là người được chuyển giao li-xăng độc quyền và được phép chuyển giao li-xăng cho Bên thứ ba (li-xăng thứ cấp).
Về ý nguyện chuyển giao của Bên giao, có hai dạng li-xăng khác nhau:
P Li-xăng theo Hợp đồng (hay li-xăng tự nguyện): là li-xăng cấp theo thoả thuận giữa Bên giao và Bên nhận.
P Li-xăng không tự nguyện: là li-xăng cấp theo quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong một số trường hợp nhất định khi hai Bên không đạt được thoả thuận.
§ Tài liệu này chỉ hướng dẫn các vấn đề về li-xăng tự nguyện.
5. Hợp đồng li-xăng là gì? Tại sao phải đăng ký Hợp đồng li-xăng?
Để chuyển giao li-xăng, các Bên (Bên giao và Bên nhận) phải tiến hành đàm phán về nội dung li-xăng và ký kết Hợp đồng li-xăng bằng văn bản với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của pháp luật và phải tiến hành đăng ký Hợp đồng li-xăng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Đăng ký Hợp đồng li-xăng là thủ tục hành chính bắt buộc theo quy định để Hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Việc ký kết và thực hiện Hợp đồng li-xăng mà không đăng ký chẳng những không được pháp luật thừa nhận, mà còn bị coi là vi phạm hành chính và bị xử phạt hành chính.
PHẦN 2: CÁCH THỨC LẬP VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LI-XĂNG
1. Hình thức của Hợp đồng li-xăng phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Hợp đồng li-xăng phải được làm bằng văn bản, thể hiện đầy đủ thoả thuận của hai Bên. Mọi thoả thuận bằng miệng, công văn, thư từ, điện báo… đều không có giá trị pháp lý.
Hợp đồng li-xăng có thể là một phần của Hợp đồng khác (ví dụ hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị…) với điều kiện nội dung về li-xăng phải được lập thành một bộ phận riêng biệt.
2. Nội dung của hợp đồng li-xăng phải đáp ứng những yêu cầu gì?
Hợp đồng li-xăng phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
P Các Bên ký kết Hợp đồng
P Căn cứ chuyển giao li-xăng
P Phạm vi li-xăng
P Thời hạn li-xăng
P Giá li-xăng và phương thức thanh toán
P Quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên
P Điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu Hợp đồng
P Cách thức giải quyết tranh chấp
P Chữ ký của Người đại diện cho các Bên
Điều khoản về các Bên ký kết Hợp đồng phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của Bên giao và Bên nhận; Tên và chức vụ của người đại diện cho mỗi Bên (nếu có).
Điều khoản về căn cứ chuyển giao li-xăng phải khẳng định tư cách chuyển giao li-xăng của Bên giao:
P Tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của Bên giao; hoặc
P Tên, ngày ký, số đăng ký và thời hạn hiệu lực của hợp đồng li-xăng cấp trên, trong đó li-xăng độc quyền được cấp cho Bên giao (đối với li-xăng thứ cấp).
Điều khoản về vi phạm li-xăng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của Bên nhận:
P Dạng li-xăng: li-xăng độc quyền hay không độc quyền; li-xăng có phải là li-xăng thứ cấp hay không.
P Đối tượng li-xăng:
– Phạm vi đối tượng sở hữu công nghiệp mà Bên nhận được sử dụng: một phần hay toàn bộ khối lượng bảo hộ được xác lập theo Văn bằng bảo hộ;
– Giới hạn hành vi sử dụng mà Bên nhận được phép thực hiện (tất cả hay một số hành vi sử dụng thuộc độc quyền của Bên giao);
P Lãnh thổ li-xăng: phạm vi lãnh thổ mà tại đó Bên nhận được phép sử dụng Đối tượng sở hữu công nghiệp (một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; hoặc lãnh thổ li-xăng độc quyền cấp trên).
Điều khoản về thời hạn li-xăng phải xác định khoảng thời gian mà Bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (thuộc thời hạn hiệu lực của Bằng độc quyền, hoặc thời hạn của Hợp đồng li-xăng độc quyền).
Điều khoản về giá li-xăng và phương thức thanh toán:
P Điều khoản về giá li-xăng (hay phí li-xăng): phải quy định khoản tiền mà Bên nhận phải thanh toán cho Bên giao để được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo các điều kiện đã thoả thuận trong Hợp đồng. Phí li-xăng do các Bên thoả thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế (mà Bên nhận có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp) và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giá chuyển giao công nghệ (Điều 23 Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01.07.1998 của Chính phủ).
P Đối với li-xăng miễn phí, Hợp đồng cũng phải ghi rõ Bên nhận không phải trả phí li-xăng cho Bên giao.
P Điều khoản về phương thức thanh toán phải quy định thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán phí li-xăng.
Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên cần thoả thuận các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên đối với nhau với điều kiện không trái với các quy định của pháp luật, đặc biệt phải có các nội dung sau đây:
P Nghĩa vụ của Bên giao: (i) Đăng ký Hợp đồng (nếu Bên nhận không có nghĩa vụ này); (ii) Nộp thuế chuyển giao li-xăng theo pháp luật về thuế; (iii) Giải quyết các tranh chấp với Bên thứ ba nếu việc chuyển giao li-xăng gây ra tranh chấp; (iv) Thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp chống lại các hành vi xâm phạm của Bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận. Nếu sau 3 tháng kể từ ngày được Bên nhận thông báo về việc xâm phạm và yêu cầu giải quyết mà Bên giao không thực hiện các biện pháp đó thì Bên nhận có quyền tự mình yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm đó.
P Nghĩa vụ của Bên nhận: (i) Đăng ký Hợp đồng (nếu Bên giao không có nghĩa vụ này); (ii) Trả phí li-xăng cho Bên giao theo mức và theo phương thức thanh toán đã được thoả thuận; (iii) Chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hoá, dịch vụ (nếu có thoả thuận về điều này); (iv) Ghi chỉ dẫn trên sản phẩm, bao bì sản phẩm rằng sản phẩm được sản xuất theo li-xăng do Bên giao cấp và chỉ ra tên Bên giao.
Điều khoản về điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng cần thoả thuận các điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu Hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật. Các nội dung cần đưa vào Hợp đồng bao gồm: (i) Mọi thay đổi liên quan đến Hợp đồng đã được đăng ký đều phải được lập thành văn bản, được người đại diện có thẩm quyền của các Bên ký và phải được đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì mới có hiệu lực; (ii) Hợp đồng mặc nhiên bị đình chỉ nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao bị đình chỉ hoặc xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến cho nội dung Hợp đồng không thể thực hiện được; (iii) Hợp đồng mặc nhiên bị vô hiệu hoá nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao bị huỷ bỏ.
Điều khoản về cách thức giải quyết tranh chấp cần lựa chọn trong số các cách sau để giải quyết tranh chấp giữa các Bên: (i) tự thương lượng; (ii) thông qua trọng tài; (iii) thông qua toà án; hoặc (iv) kết hợp các phương thức nêu trên.
Hợp đồng li-xăng không được phép có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của Bên nhận, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của Bên giao đối với Đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó, ví dụ:
P trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế việc xuất khẩu sản phẩm được sản xuất theo li-xăng sang các vùng lãnh thổ mà Bên giao không nắm độc quyền nhập khẩu các sản phẩm đó;
P buộc Bên nhận phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện, thiết bị từ nguồn do Bên giao chỉ định, mà không bảo đảm mục tiêu li-xăng;
P cấm Bên nhận cải tiến công nghệ được chuyển giao, buộc Bên nhận phải chuyển giao miễn phí cho Bên giao các cải tiến do Bên nhận tạo ra hoặc quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;
P cấm Bên nhận khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp, quyền chuyển giao li-xăng của Bên giao.
3. Ký kết hợp đồng li-xăng như thế nào?
Hợp đồng phải được chính các Bên (nếu là cá nhân) hoặc người đại diện có thẩm quyền của các Bên (nếu là tổ chức) ký tên:
P Người ký phải ghi rõ ngày ký, nơi ký, họ tên đầy đủ, chức vụ (nếu có);
P Chữ ký phải được xác nhận hợp lệ, cụ thể là:
(i) nếu Bên ký kết là tổ chức có con dấu hợp pháp, chữ ký phải được đóng dấu của Bên đó;
(ii) nếu Bên ký kết là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam không có con dấu hợp pháp, chữ ký phải có xác nhận của Phòng công chứng Nhà nước; hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi người ký cư trú hoặc Bên ký kết có trụ sở;
(iii) nếu Bên ký kết là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài không có con dấu hợp pháp, chữ ký phải có xác nhận của Cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương.
Trường hợp một Bên gồm nhiều tổ chức, cá nhân thì Hợp đồng phải được tất cả những người đại diện của các tổ chức, cá nhân đó hoặc phải có văn bản uỷ quyền của tất cả các tổ chức, cá nhân đó cho người đại diện có thẩm quyền ký kết Hợp đồng.
PHẦN 3: CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG
1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng gồm những tài liệu gì?
Hồ sơ đăng ký Hợp đồng li-xăng phải có những tài liệu sau đây:
(i) Tờ khai đề nghị đăng ký Hợp đồng li-xăng, làm theo mẫu quy định;
(ii) 02 bản gốc hoặc bản sao Hợp đồng, kể cả Phụ lục (nếu có); nếu Hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo Bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt;
(iii) Bản sao Văn bằng bảo hộ; hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng li-xăng độc quyền cấp trên nếu Hợp đồng cần đăng ký là Hợp đồng li-xăng thứ cấp;
(iv) Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu chung về việc chuyển giao li-xăng nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; nếu không đạt được thoả thuận thì phải có văn bản giải trình lý do không đồng ý của số chủ sở hữu không đồng ý;
(v) Chứng từ nộp lệ phí đăng ký Hợp đồng;
(vi) Giấy uỷ quyền (nếu có).
Bản sao/dịch tài liệu phải có xác nhận sao y bản chính/dịch y bản gốc.
2. Các khoản phí, lệ phí phải nộp
Người nộp Hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng phải nộp lệ phí đăng ký với mức: 300.000đ đối với mỗi đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển giao li-xăng.
3. Cách lập Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng li-xăng
Mẫu Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng li-xăng (Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp) do Cục sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí cho Người nộp hồ sơ.
Người nộp hồ sơ cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết vào Tờ khai theo hướng dẫn sau đây (có thể tham khảo ví dụ về Tờ khai hợp lệ tại Phụ lục 5)
